Un tema que está largamente debatido en la doctrina y jurisprudencia internacional es determinar en qué supuestos el pago de regalías o licencias de propiedad intelectual inciden en el valor de las mercaderías importadas a declarar ante la Aduana.

Esta cuestión fue resuelta de manera criteriosa por la Sala «E» del Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa caratulada «ZARA ARGENTINA”, sentencia del 03/08/2022, razón por la cual vamos a resaltar sus principales conclusiones.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que en algunos casos,  el importador está obligado a pagar, además del precio convenido para las mercancías, regalías o licencias, en retribución del derecho a comercializar o explotar cierta  creación intelectual o productos bajo determinada marca.

Por ejemplo, el importador de cierta indumentaria deportiva de una marca internacional, además de pagar al fabricante el precio de la mercadería importada tiene que pagar regalías o derechos al titular de la marca, para luego poder comercializar dichos productos en el país.

La posición del organismo aduanero es que, en general, esas regalías forman parte del valor de la mercadería importada, y por lo tanto, a los findes de la declaración aduanera (y su tributación) debe formar parte del valor a declarar.

El art. 8 del Acuerdo para la Aplicación del Art. VII del GATT de 1994 (incorporado a nuestro derecho positivo por la Ley 24.425) establece que, para determinar el valor en aduana se deben añadir al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los «cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos de licencia no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar».

Las regalías deben satisfacer dos requisitos esenciales para hacer viable el ajuste: primero, deben guardar relación con las mercancías importadas y, por otro lado, el comprador debe encontrarse obligado a pagarlas directa o indirectamente en cumplimiento de una condición de venta de las mercancías.

Definir cuándo el pago de regalías es una condición de venta es la cuestión principal que lo jurisprudencia aún no ha podido estables criterios uniformes.

En la causa Zara, la Aduana sostuvo que había un correlato lógico entre el pago de regalías y la adquisición y pago de las mercaderías importadas por Zara Argentina SA, existiendo una verdadera interdependencia entre la compra de lo tangible y el derecho a usar y comercializar lo intangible, debido a la utilización de las marcas a cambio de un canon.

Por su parte, la empresa argumentó que corresponde rechazar el ajuste efectuado por la Aduana, atento a que no se configuran por lo menos dos de los presupuestos exigidos por el art. 8 del Acuerdo, toda vez que no hay relación entre los cánones y derechos de licencia abonada y las mercaderías importadas y el pago de los cánones y derechos no son una condición de venta de dichas mercaderías.

Indicó la empresa que la mercadería de las tiendas de ZARA a nivel internacional es suministrada, principalmente, por la empresa Inditex S.A., controlante de Zara Argentina S.A., y creadora de la marca ZARA, y que asimismo, adquiere mercadería de otros fabricantes y/o proveedores locales y extranjeros. En cuanto a la logística, sostiene que la firma Inditex S.A. cuenta con numerosas fábricas que se concentran principalmente en España, y cuya fabricación se dirige a las prendas de moda, distribuyéndose desde el centro logístico a todas las tiendas Zara. Manifiesta que las funciones reseñadas se realizan sin ninguna injerencia por parte de la entidad Zara que cobra las regalías no existiendo desde dicha sociedad ninguna transferencia de conocimientos que puedan incidir en el diseño, fabricación y logística de la ropa. Destaca que tampoco se cursa ningún tipo de instrucciones o directrices desde Zara Argentina S.A., entre otras razones porque la entidad Zara que cobra las regalías no es acreedor ni posee ningún tipo de patente relativa a procedimientos de fabricación de prendas de vestir y complementos.

Argumentó la empresa que  que la entidad Zara que cobra las regalías se constituyó como centro encargado de diseñar y transmitir el conjunto de elementos propios y característicos de la tienda Zara, que reciben la denominación de «Fórmula Zara» e indica que la existencia del canon establecido permite que a través de un único pago se reciba en contraprestación un conjunto de elementos estratégicos que configuran la tienda, de forma que el personal que explota las tiendas, aparte de las funciones propias de la gestión de una entidad, esté orientado a la venta sin tener que preocuparse por los otros elementos que vienen dados, en base a procedimientos fijados. Afirma que el principal know-how de la tienda transferido se encuentra relacionado con la ubicación de las tiendas, buscando áreas de prestigio comercial en grandes ciudades.

Detalló además,  que profesionales externos viajan analizando ventajas e inconvenientes de las localizaciones seleccionadas y agrega que el escaparate y diseño de interior son otros dos elementos fundamentales, así como el interiorismo, relacionado con el producto, presentación, y proceso. Expresa también que la entidad Zara que cobra las regalías es quien facilita los sistemas informáticos para las operaciones de la tienda, como la formación que debe tener el personal de tienda y señala que el canon satisfecho por todas las filiales y franquicias que explotan los establecimientos de la cadena Zara, no está relacionado con las mercaderías que se comercializan en dichas tiendas, sino con la transferencia del know-how y servicios que configuran una tienda bajo el rótulo Zara.

Por último, sostuvo que el servicio aduanero comete un grave error ya que el hecho de que la venta en el mercado interno de las mercaderías genere el pago de regalías no equivale a afirmar que existe relación entre dicho canon y las mercaderías importadas, en los términos del art 8 del Acuerdo.

El Tribunal Fiscal, falló a favor de la empresa  basado principalmente en las pruebas acompañada por la importadora mediante la cual acreditó que la base de cálculo de las regalías incluye también ventas de mercaderías suministradas por fabricantes y/o proveedores no vinculados, y que Zara Argentina SA no se encontraba obligada a proveerse exclusivamente de los productos de las firmas pertenecientes al Grupo, y que no se encontraba excluida de la posibilidad de adicionar la marca a los productos de terceros proveedores.

Asimismo,  el Tribunal tuvo en cuenta que  los fabricantes informaron en el expediente que las mercaderías en cuestión no se encontraban condicionadas al pago de regalías y que los cánones que ZARA ARGENTINA SA debía pagar a no constituyen condición para la venta de las referidas mercaderías.

En conclusión, ante un reclamo aduanero de estas características, para que le planteo defensivo tenga altas chance de éxito es de vital importancia demostrar que el pago de las regalías, derecho o licencias no constituyen una condición de venta de la mercadería importada.